Marque similaire d’un concurrent tolérée plus de 5 ans, plus d’action ?

Tolérance d’une marque : pas d’action, pas d’annulation !

Voilà maintenant des années que vous avez déposé votre marque, votre entreprise se porte pour le mieux, vous vous êtes fait une réputation dans votre secteur, rien ne semble faire obstacle à votre succès…

Mais voilà qu’une marque concurrente à la vôtre et dont le nom se retrouve être sensiblement le même s’est développée tranquillement à vos côtés. Vous la retrouvez partout : sur les étals, dans la publicité, dans les salons, même vos clients vous en parlent… C’en est trop, vous décidez d’agir !

Seulement cette marque n’est pas nouvelle et si vous la connaissiez, elle ne représentait pas pour vous, à l’époque, un danger imminent…

Mais qui ne dit mot, consent !

L’enregistrement d’une marque à l’INPI offre la possibilité à son titulaire d’engager toute action lui portant atteinte. C’est ainsi le cas d’une marque ultérieure similaire ou identique pour des produits et services identiques.

Mais posséder un droit ne veut pas dire en abuser et cette faculté du titulaire de la marque antérieure est limitée dans le temps.

Tolérance d’usage pendant plus de 5 ans

Si, pendant une durée de 5 ans, le propriétaire de la marque antérieure a eu connaissance et a toléré l’usage de la marque ultérieure, alors celui-ci ne pourra plus recourir aux moyens qui lui étaient accordés pour mettre fin à cette cohabitation et contraindre son concurrent à renoncer à sa marque[1].

L’absence de réaction de sa part caractérise une tolérance ou tout du moins un usage qui ne lui était pas si préjudiciable, et ce quel que soit la renommée de la marque antérieure.

Et comme disait le Tigre : « Toute tolérance devient à la longue un droit acquis » !

Le titulaire de la marque ultérieure qui aurait fidélisé sa clientèle et se serait fait un nom dans un secteur d’activité (y compris commun aux deux entreprises), pourra alors en cas d’inaction longue, plus de 5ans, et en l’absence de toute action judiciaire dans ce délai du titulaire de la marque antérieure, jouir pleinement de sa marque. En application de l’article L.716-4-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, une action en contrefaçon serait, logiquement, irrecevable puisque l’intérêt à agir ne serait plus justifié du fait de cette longue tolérance.

Surveillance des marques des concurrents et action judiciaire avant la fin du délai de forclusion.

Ainsi, afin d’éviter toute déconvenue pour le titulaire de la marque antérieure, et afin de protéger ses marques, il est nécessaire de surveiller régulièrement des marques enregistrées pour des produits et services identiques ou similaires et d’agir judiciairement entre la date d’enregistrement de la marque ultérieure et avant la fin du délai de forclusion[2], la jurisprudence rappelle régulièrement qu’une mise en demeure, y compris en LRAR, ne suffit pas à interrompre la prescription[3].

Le cabinet DEGEZ-KERJEAN Avocats se tient à votre entière disposition pour vous accompagner et vous conseiller durant toutes les étapes du dépôt de votre marque mais également pour la surveillance des marques correspondant à votre domaine d’activité.

Sylvie DEGEZ et Inès RAIFFAUD

[1] Article L.716-4-5 du Code de la Propriété Intellectuelle

[2] OHMI, 2^e ch.rec.21 oct.2008, n° R1299/2007-2 A chritianini c/ Ghibli SpA

[3] Cass.com, 16 févr.2010, n°09-12262