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Sylvie Degez : avocat en propriété intellectuelle à Angers - Actualités

Comment protéger vos marques du cybersquatting ?

Publié 13 mars 2017

De nouvelles extensions de noms de domaines (newGTLD) sont fréquemment créées et lancées par l’ICANN telles que le .vin, .bzh, .shop, .tech et plus récemment le .africa …

Le lancement de ces nouvelles extensions de noms de domaine augmente le risque de contrefaçon d’une marque : en effet, avec la règle du « premier arrivé, premier servi » régissant la réservation des noms de domaine, toute personne peut réserver un nom de domaine composé de votre marque et d’une nouvelle extension.

Comment surveiller la réservation de noms de domaine composé de votre marque ?

Il existe, depuis quelques années, le système TMCH. Il permet aux titulaires légaux d’une marque de bénéficier d’un droit de priorité de réservation des noms de domaine lors du lancement de nouvelles extensions. La réservation prioritaire est possible durant un délai de 30 jours.

Il est cependant nécessaire que le titulaire souhaitant bénéficier du système TMCH ait inscrit sa marque avant le lancement des nouvelles extensions et qu’il soit le titulaire légitime d’une marque enregistrée.

Suite à l’inscription de la marque, le titulaire bénéficiera des notifications de réservation relative à sa marque : il sera prévenu à chaque fois qu’un tiers réservera un nom de domaine composé de sa marque et d’une nouvelle extension, pendant une période de 90 jours.

Ainsi alerté, le titulaire pourra alors agir en ouvrant une procédure pour suspendre, supprimer ou récupérer le nom de domaine.

 Comment suspendre, supprimer ou récupérer un nom de domaine ?

Le titulaire de la marque intégrée dans un nom de domaine réservé par un tiers aura plusieurs possibilités  et notamment la procédure URS et la procédure UDRP.

  • S’il souhaite simplement la suspension de la réservation du nom de domaine, il devra passer par une procédure URS : celle-ci ne concerne que les nouvelles extensions (notamment exclus le .com, .org). Cependant, en cas de succès de la plainte URS, le nom de domaine sera suspendu et bloqué jusqu’à ce qu’il soit de nouveau réservable. Par conséquent, le titulaire n’a aucune garantie de le récupérer par la suite : s’il n’est pas le premier à le réserver, un autre tiers pourrait devenir titulaire dudit nom de domaine …
  • S’il souhaite la suppression ou la récupération du nom de domaine, alors il est préférable d’opter pour la procédure UDRP : elle concerne les .org, .com et certains ccTLD (country code). En cas de succès de la plainte UDRP, le titulaire d’une marque pourra alors demander le transfert du nom de domaine à son profit et l’exploiter à sa guise ou demander sa suppression pure et simple.

Voir notre article sur la récupération d’un nom de domaine en .com via la procédure UDRP

Le cabinet DEGEZ KERJEAN Avocats vous accompagne dans l’introduction et le suivi de ces procédures.

Pour tout renseignement supplémentaire, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante :

avocats@degez-kerjean.fr

 

Olivia BELOUIN, Anaëlle BOURDIN, Sylvie DEGEZ

 

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